Інвестиції: Програмне убезпечення

Анатолій ДОЛУДЕНКО,
молодший юрист ЮФ Redcliffe Partners

Як інвестору, який вирішив вкласти кошти в український IT-проект, захистити свої права інтелектуальної власності на програмне забезпечення

IT-індустрія в Україні має один із найвищих темпів розвитку порівняно з іншими галузями економіки та набуває дедалі більшого значення, складаючи приблизно 3 % ВВП. Лише за 2015 рік українські компанії заробили приблизно 2,5 мільярда доларів США за рахунок експорту програмного забезпечення та IT-послуг, основну частину з яких склали пос­луги з аутсорсингу. У той же час інвестування в IT-сферу в Україні пов’язане з питаннями захисту прав інвесторів, зокрема прав інтелектуальної власності, що створюються в результаті аутсорсингу.

 

Оформити та передати

З метою забезпечення прав інтелектуальної власності (ІВ) інвесторів важливо розуміти та дотримуватися вимог щодо відповідного оформлення, створення та передачі авторських прав на програмне забезпечення, яке розробляється за кошти інвесторів, та враховувати відповідні особливості українського законодавства.

Так, інвестор може інвестувати в українську компанію, співробітники якої безпосередньо створюють програмне забезпечення або яка має угоди з незалежними підрядниками (юридичними чи фізичними особами). У результаті цього, з юридичної точки зору, програмне забезпечення, створене у першому випадку, вважатиметься «службовим твором», а у другому — «об’єктом ІВ, створеним на замовлення» та, відповідно, відрізнятиметься їхній правовий статус.

Варто звернути увагу на той факт, що програмне забезпечення, створене як службовий твір або за замовленням, належить, відповідно, роботодавцю і працівнику або замовнику і розробнику спільно, якщо інше не було передбачене договором між ними. Хоча в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено, що майнові права на ІВ автоматично належать роботодавцю, а також подано декілька законопроектів, спрямованих на імплементацію відповідних змін, до їх вступу в силу потрібно чітко визначати у договорах з працівником чи розробником, що всі майнові права інтелектуальної власності належать інвестору.

Крім того, відповідно до чинного законодавства України, роботодавець та замовник отримують лише майнові права на об’єкти ІВ. Отже, такі особисті немайнові права, як право бути зазначеним як автор та право перешкоджати такому використанню твору, що може зашкодити автору, залишаються за розробником. Утім, наразі деякими законопроектами, поданими на розгляд до Верховної Ради, передбачається можливість передачі немайнових прав ІВ.

 

Службовий твір

Аби програмне забезпечення вважалося службовим твором, воно повинно бути створене співробітником у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання на підставі трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Отже, для забезпечення прав інвестора на програмне забезпечення трудовий договір (контракт), по-перше, має закріплювати розподіл майнових прав ІВ на службові твори між роботодавцем та робітником, передбачивши весь можливий перелік майнових прав ІВ на програмне забезпечення та вказавши способи і форми його використання.

По-друге, у договорі потрібно зазначити, що створення програмного забезпечення повинно проводитися у робочий час та має бути безпосереднім трудовим обов’язком такого працівника. Це обумовлено тим, що у разі створення програмного продукту робітником за межами його основних трудових обов’язків чи у вільний від роботи час таке програмне забезпечення може бути визнане ІВ такого робітника.

По-третє, трудовим договором (контрактом) має бути передбачено виплату винагороди за створення службового твору. При цьому варто відзначити, що виплата заробітної плати сама по собі не вважатиметься авторською винагородою. ­Розмір такої винагороди чи можливість її включення до складу заробітної плати працівника повинна бути прямо зазначена в трудовому договорі (контракті).

Окрім цього, з метою виключення будь-яких сумнівів та розбіжностей перед створенням програмного забезпечення роботодавець може надати працівникові службове зав­дання у довільній формі, де буде визначено основні характеристики такого програмного забезпечення та строки його створення. Необхідно стежити, щоб таке службове завдання не виходило за межі трудових обов’язків працівника. Створення програмного продукту рекомендовано оформляти актом прийому-передачі, за яким робітник передає компанії створене ним програмне забезпечення та майнові права ІВ на нього.

 

За замовленням

Найпоширенішим шляхом створення програмного забезпечення в українській IT-сфері є створення програмного забезпечення за замовленням за допомогою договорів, укладених з незалежними підрядниками, які мають статус фізичної особи — підприємця.

За таким договором розробник зобов’язується створити у майбутньому програмне забезпечення відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Обов’язкові умови договору про створення за замовленням і використання програмного забезпечення: строк, протягом якого має бути створено програмне забезпечення, та способи і умови його використання. Також потрібно чітко визначити розмір і порядок оплати винагороди за розробку програмного забезпечення.

У відносинах із розробником обов’язково необхідно передбачити обсяг виключних майнових прав ІВ на програмне забезпечення, які передаються. Так, у договорі доцільно зазначити весь можливий перелік майнових прав ІВ на програмне забезпечення, що передаються, включаючи виключні права на використання програмного забезпечення та на дозвіл або заборону використання програмного забезпечення іншими особами, адже відповідно до законодавства України права, передача яких прямо не передбачена відповідним договором, вважаються не переданими. Також рекомендовано зазначити всі способи та форми використання такого програмного забезпечення.

Інвестор завжди бажає отримати програмне забезпечення належної якості, яке відповідає його вимогам. У той же час є можливість непорозуміння з цих питань з розробниками програмного забезпечення. Через це в договорах про створення програмного забезпечення за замовленням потрібно чітко та ретельно зазначати вимоги, яким воно має відповідати, та всі умови, які є важливими та визначальними для замовника, а також сформувати технічне завдання з описом відповідного програмного забезпечення, яке може бути додатком до відповідного договору.

Також для уникнення розбіжностей та конфліктів у майбутньому у договорах на створення програмного забезпечення за замовленням треба передбачити та ретельно задокументувати процедуру прийняття виконаної роботи, тестування програмного забезпечення на наявність помилок та недоліків. Дуже часто між інвесторами та розробниками виникають дискусії щодо межі між безкоштовним виправленням недоліків та додатковими роботами щодо внесення змін у програмне забезпечення, які вимагають додаткової оплати. Враховуючи вищезазначене, у договорах про створення програмного забезпечення за замовленням варто передбачити кількість тестувань чи проміжок часу, протягом якого замовник може випробовувати таке програмне забезпечення і вимагати усунення ідентифікованих недоліків та дефектів.

Як і для службових творів, передачу програмного забезпечення, створеного за замовленням, рекомендовано оформлювати актом прийому-передачі.

Перед укладенням договору про створення програмного забезпечення за замовленням необхідно також визначитися, якими будуть відносини між інвестором та розробником — цивільно-правовими чи трудовими. У разі неправильного визначення відносин та укладення цивільно-правового договору на створення програмного забезпечення за замовленням замість трудового, є імовірність, що відносини між інвестором та розробником буде перекваліфіковано як трудові, донараховано фіскальною службою несплачені податки та збори і притягнуто посадових осіб інвестора до адміністративної відповідальності.

Для уникнення непорозумінь сторони, по-перше, мають передбачити, що розробник створює програмне забезпечення своїми засобами та за рахунок власних технічних і ресурсних можливостей, а у договорі на створення програмного забезпечення за замовленням чітко зазначено обсяг його роботи за договором; по-друге, встановити оплату за факт створення програмного забезпечення чи його частини замість визначення плати за договором як заробітної плати; по-третє, не зобов’язувати розробника створювати програмне забезпечення згідно з робочим розпорядком на пос­тійному робочому місці.

 

Та інші варіанти

Окрім договорів про створення об’єкта ІВ за замовленням, законодавство України передбачає можливість передачі прав ІВ на вже створене програмне забезпечення за допомогою договорів про передачу виключних майнових прав ІВ. Це актуально, якщо інвестор замовляє створення програмного забезпечення юридичній особі, яка найматиме інших юридичних та фізичних осіб для розроблення програмного забезпечення, оскільки наразі чинне законодавство передбачає лише укладання договорів на створення об’єктів ІВ з їх безпосередніми творцями. При цьому необхідно звернути увагу на відсутність ліцензій на використання програмного забезпечення від компанії, що передає майнові права ІВ на нього та передбачити відповідні положення у договорі, адже згідно із законодавством укладення договору про передачу виключних майнових прав ІВ не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Також необхідно відзначити, що передачу прав ІВ на програмне забезпечення можливо передбачити в інших договорах, зокрема договорах підряду. Аби такі положення були ефективними, вони повинні відповідати вищезазначеним вимогам щодо договорів про створення об’єктів ІВ за замовленням та передачу прав ІВ.

Загалом інвестування у створення ІВ тісно пов’язане з правильним оформленням створення і передачі ІВ та подальшим їхнім захистом. Інвестор повинен враховувати особ­ливості українського законодавства з цих питань. У той же час сподіваємося, що швидкий розвиток IT-індустрії надасть потужний поштовх змінам українського законодавства відповідно до світових стандартів.

ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ

Інвестування в українську компанію шляхом придбання корпоративних прав чи іншими шляхами несе додаткові ризики, а отже, потребує додаткових засобів захисту.

 

NDA

За загальною практикою, права інвестора на ІВ захищаються за допомогою укладення договорів про конфіденційність (NDA). Такі договори укладаються як з незалежними розробниками (юридичними та фізичними особами), так і з кожним співробітником компанії.

У той же час для повної відповідності законодавству України щодо захисту комерційної таємниці, крім укладення NDA з робітниками, в українській компанії рекомендовано імплементувати ряд спеціальних заходів. Це обумовлено тим, що згідно із законодавством України до інформації, що є комерційною таємницею, мають бути застосовані адекватні існуючим обставинам заходи щодо збереження її секретності. Отже, з консервативної точки зору необхідно також розробити положення про комерційну таємницю на підприємстві, інструкцію щодо дотримання співробітниками режиму нерозголошення комерційної таємниці, перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, та затвердити їх відповідними наказами.

 

Передача майнових прав ІВ

У разі якщо інвестор зацікавлений у придбанні корпоративних прав в українській компанії, що розробляє програмне забезпечення, майнові права ІВ такої компанії можуть бути передані як такому інвестору, так і спеціально створеній холдинговій компанії. Це окремо забезпечить захист прав ІВ та надасть додаткові можливості щодо їх міжнародного ліцензування.

 

Застава прав ІВ

Права ІВ, включаючи права за ліцензійними договорами, можуть бути заставлені українською компанією на користь інвестора як забезпечення за договором кредитування. Хоча можливість такої застави прямо не врегульована українським законодавством, це можливо зробити за загальними нормами, що регулюють правовідносини щодо зас­тави, враховуючи спеціальні норми, що регулюють правовий статус інтелектуальної власності.

Утім, звернення стягнення на майнові права на торговельні марки чи винаходи за договором застави може бути ускладнене тим фактом, що передача таких прав може бути здійснена лише на підставі письмового договору, який реєструється у Державній службі інтелектуальної власності. У цьому випадку у договір застави варто включити положення, які міститимуть всі істотні умови договору про передачу виключних прав ІВ та які вступатимуть в силу у разі невиконання зобов’язань українською компанією перед інвестором. Тим самим забезпечується можливість звернення на таку заставу.