Практика: Тріумфальна марка

Антон КОВАЛЬ,
адвокат, патентний повірений України, партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова»

Визнання торговельних марок добре відомими у судовому порядку як ефективний спосіб захисту прав інтелектуальної власності: практика України та зарубіжних країн

Добре відомий статус торговельної марки не лише уособлює високу ділову репутацію та престиж марки, її визнання, популярність та авторитет на ринку відповідних товарів і послуг, але й надає посилену правову охорону. На законодавчому рівні цей статус визначається статтею 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, статтею 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ, а також Спільними рекомендаціями стосовно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятими Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав — членів ВОІВ 20—29 вересня 1999 року і надає такі переваги:

1) згідно зі статтею 6-bis Паризької конвенції відхиляється, визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування торговельної марки, коли навіть не вся марка загалом, але й істотна її складова частина становить відтворення добре відомої торговельної марки чи імітацію, здатну викликати змішування з нею;

2) у силу статті 25 Закону обсяг правової охорони добре відомої торговельної марки охоплює також неспоріднені товари і послуги з тими, для яких марка визнана добре відомою;

3) відповідно до статті 6 Спільних рекомендацій ВОІВ закріплено право власника добре відомої торговельної марки у судовому порядку вимагати анулювання реєстрації чи передачі йому у власність домену, який знаходиться у конфлікті із доб­ре відомою торговельною маркою. Причому саме такі способи судового захисту прав власника добре відомої торговельної марки на міжнародному рівні визначаються як найбільш актуальні та дієві.

 

Довести очевидне

При зверненні до суду із позов­ною заявою про визнання торговельної марки добре відомою в Україні позивач повинен довести суду, які саме його права чи охоронювані законом інтереси порушені і в який спосіб за допомогою визнання торговельної марки добре відомою в Україні ці права або охоронювані законом інтереси буде захищено, визнано або поновлено. На практиці із позовом до суду про визнання торговельної марки добре відомою, як правило, звертаються у випадках, коли відповідачем:

1) була зареєстрована та/або використовується торговельна марка, істотна складова частина якої становить відтворення торговельної марки, яку позивач просить суд визнати добре відомою, чи імітацію, здатну викликати змішування з нею;

2) була зареєстрована та/або використовується ідентично або схожа торговельна марка для неспоріднених товарів і послуг з тими, для яких позивач просить суд визнати марку добре відомою в Україні;

3) було зареєстроване та/або використовується доменне ім’я, яке знаходиться у конфлікті із торговельною маркою, яку позивач просить суд визнати добре відомою.

Формулюючи позовні вимоги щодо визнання торговельної марки добре відомою, виходячи з приписів частини 4 статті 25 Закону, у позовній заяві до суду позивачу необхідно конкретно зазначати такі відомості: (1) яку саме торговельну марку має бути визнано добре відомою в Україні із наведенням відповідного словесного, зображувального, комбінованого або іншого позначення; (2) на яку дату позивач просить суд визнати торговельну марку добре відомою; (3) стосовно якої особи торговельна марка має бути визнана добре відомою; (4) для яких конкретно товарів та/або послуг відповідного класу(ів) Міжнародної класифікації товарів і послуг торговельна марка має бути визнана добре відомою.

При обґрунтуванні позовних вимог потрібно творчо і глибоко підходити до формування належної доказової бази на підтвердження добре відомого статусу торговельної марки.

Залежно від обставин справи, такими доказами, зокрема, можуть бути наступні матеріали:

— афідевіт (письмове свідчення під присягою) з додатками (доказами) щодо торговельної марки, яку позивач просить суд визнати добре відомою, в якому у вільній формі може наводитись будь-яка інформація на підтвердження добре відомого статусу торговельної марки, включаючи інформацію щодо створення торговельної марки, її історії; використання на ринку відповідних товарів та/або пос­луг; рекламування; просування на ринках України та інших країн світу; захисту прав на торговельну марку як в Україні, так і в інших країнах світу; цінності, які компанія позивача вкладає у торговельну марку, яка може бути виражена у грошову еквіваленті. У додатках до афідевіту доцільно навести докази на підтвердження добре відомого статусу торговельної марки і тверджень, викладених у афідевіті;

— опитування споживачів щодо відомості торговельної марки, проведене дослідницькою організацією, що спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень;

— довідки щодо обсягів продажу продукції, маркованої торговельною маркою, по Україні та інших країнах світу; суми коштів, витрачених компанією позивача на рекламу торговельної марки як по Україні, так і на територіях інших країн світу; сплати податків і зборів з продажу продукції, маркованої торговельною маркою, як в Україні, так і в інших країнах світу;

— кількість реєстрацій торговельної марки в Україні та інших країнах світу з наведенням копій охоронюваних документів;

— дипломи, нагороди, подяки, відзнаки щодо торговельної марки і компанії позивача;

— докази комерційного використання торговельної марки у мережі Інтернет;

— докази реклами торговельної марки в Інтернеті, періодичних виданнях, на телебаченні чи радіо;

— судові рішення або рішення інших компетентних органів (наприклад, патентних чи антимонопольних відомств інших зарубіжних країн) щодо захисту прав на торговельну марку, які стосуються визнан­ня даної торговельної марки добре відомою; анулювання реєстрацій та/або заборон використання схожих торговельних марок; відмов у реєстраціях схожих торговельних марок тощо.

Також докази на підтвердження добре відомого статусу торговельної марки повинні підтверджувати суду дату, на яку позивач просить суд визнати торговельну марку добре відомою, тобто, вони мають охоплювати якнайширший період як до, так і після вказаної дати. Наприклад, якщо позовні вимоги заявлені про визнання торговельної марки добре відомою станом на 1 січня 2014 року, відповідною доказовою базою на підтвердження добре відомого статусу торговельної марки доцільно охопити щонайменше період 2011—2015 років.

 

Зробимо висновки

Загалом визнання торговельної марки добре відомою у судовому порядку є ефективним способом захисту порушених прав інтелектуальної власності, оскільки не лише дозволяє отримати посилену правову охорону торговельної марки, але й ефективний захист прав власника добре відомої торговельної марки визначеними у позовній заяві способами.

Крім того, при зверненні до суду із позовами щодо припинення порушення прав на добре відому торговельну марку зі сторони інших осіб у майбутньому факт визнання торговельної марки добре відомою за раніше прийнятим судовим рішенням матиме приюдиційне (обов’язкове) значення, а внесення відомостей щодо визнання торговельної марки добре відомою на підставі рішення суду до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні», яка ведеться ДП «УІІВ» на сайті http://www.uipv.org/ua/bases2.html, забезпечить інформування всіх зацікавлених осіб про добре відому торговельну марку та запобігатиме недобросовісним реєстраціям. Насамкінець, отримання судового рішення (прецеденту) про визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути використане як належний доказ на користь добре відомого статусу торговельної марки і в інших країнах.

Варто зазначити, що цей інструмент захисту набирає популярності. За інформацією, що міститься у згаданій вище базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні», станом на 1 квітня 2016 року всього 112 торговельних марок було визнано добре відомими в Україні. При цьому із них 92 торговельних марки визнані добре відомими в адміністративному порядку Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, а 23 — у судовому порядку. Найбільше справ про визнан­ня торговельних марок добре відомими розглядалося Солом’янським районним судом м. Києва (дев’ять справ, рішення в яких набули законної сили) та Господарським судом м. Києва (п’ять справ, рішення в яких набрали законної сили).

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

США, Louis Vuitton, 2012 рік

Справа щодо доброї відомості торговельної марки «Louis Vuitton» та заборони використання схожих із нею позначень у телевізійній рекламі нового автомобіля «Hyundai Sonata», 2012 рік (Louis Vuitton Malletier SA v. Hyundai Motor America, 2012 WL 1022247 WL 1022247 (S.D.N.Y., March 22, 2012).

Справа стосується добре відомих торговельних марок «Louis Vuitton». 22 березня 2012 року Місцевий суд Південного округу м. Нью-Йорка прийняв рішення за позовом компанії «Louis Vuitton Malletier SA» проти компанії «Hyundai Motor America» щодо порушення прав на добре відомий знак «Louis Vuitton», що виник із посилань на цей знак у телевізійній рекламі автомобіля «Hyundai Sonata». Зокрема, у 30-секундній комерційній рекламі нового автомобіля «Hyundai Sonata» компанія відповідача використала сцену з баскетболу з використанням торговельних марок, схожих на торговельні марки «Louis Vuitton» (однак не тотожних із даними торговельними марками). Відповідно до пояснень відповідача «Hyundai» хотів показати, що новий автомобіль «Hyundai Sonata» є люксовим автомобілем у всіх деталях. Компанія «Hyundai» не заперечувала факт доб­рої відомості та розрізняльної здатності торговельних марок «Louis Vuitton», однак посилалась на те, що вона вільно використала пародію на ці торговельні марки у своїй рекламі. Разом із тим суд дійшов висновку, що «Hyundai Motor America» не мав жодних намірів пародіювати, критикувати або коментувати добре відомі торговельні марки «Louis Vuitton». Позивач «Louis Vuitton Malletier SA» надав суду докази того, що одразу після виходу відповідної телевізійної реклами у найпопулярнішій в Америці соціальній мережі Twitter на його сторінках почало з’являтись багато коментарів, приблизно такого змісту: «Чи бачили Ви баскетбол з «Louis Vuitton»?», «Louis Vuitton» організовує баскетбол», «Футбол чи баскетбол з «Louis Vuitton» — це щось нове…» тощо.

У судовому рішенні від 22 березня 2012 року Місцевий суд Південного округу м. Нью-Йорка відзначив, що використання схожих із добре відомою торговельною маркою «Louis Vuitton» позначень у телевізійній рекламі «Hyundai Sonata» не є пародією на оригінальні марки компанії позивача, а було здійснено для просування власної продукції компанії відповідача. Тому «Hyundai Motor America» зобов’язане припинити таке використання, що є розмиттям добре відомих марок «Louis Vuitton» і може завдати шкоди інтересам позивача.

 

Швейцарія, NIKE, 1998 рік

Справа щодо визнання торговельної марки «NIKE» добре відомою і заборону використання цієї торговельної марки третій особі для власних косметичних товарів, 1998 рік (http://www.internationallawoffice.com/newsletters/ Detail.aspx?g=3e4315da-de56-4fbd-a938-0c897249fac9).

Рішенням Федерального Верховного Суду Швейцарії від 28 серпня 1998 року торговельна марка «NIKE» позивача, яка була зареєстрована в Швейцарії для спортивних товарів ще з 1982 року, визнана добре відомою в Швейцарії станом на початок 1990-х років. Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідач — іспанський виробник косметичної продукції — не має права використовувати в Швейцарії добре відому торговельну марку «NIKE» для власної парфумерної та косметичної продукції, навіть незважаючи на те, що він недавно зареєстрував і використовує дану торговельну марку на території Іспанії і надав суду певні докази імпорту парфумерної продукції «NIKE» з Іспанії до Німеччини.

Суд також не взяв до уваги факт реєстрації відповідачем торговельної марки «NIKE» у Швейцарії у 1984 році, яка не використовувалась включно до 1994 року. Суд дійшов висновку, що у споживачів може виникнути стійка асоціація між спортивним одягом (товарами) позивача, маркованими добре відомою торговельною маркою «NIKE», та косметикою (товарами) відповідача. За цих обставин суд встановив, що позитивний імідж доб­ре відомої торговельної марки «NIKE» для спортивного одягу був неправомірно використаний іспанською компанією задля збільшення обсягів продажів власної косметичної продукції.

 

Німеччина, ROLLS ROYCE, 1983 рік

Справа щодо визнання торговельної марки «ROLLS ROYCE» добре відомою та заборони її використання третій особі в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв та надання послуг ресторану, 1983 рік (http://www.jonas-lawyers.com/pdf/wtr0802_jonas_proem.pdf).

У 1983 році Федеральний Верховний Суд Німеччини надав посилений захист добре відомій торговельній марці «ROLLS ROYCE», визнаній такою для машин та автомобілів, від її використання в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв (віскі) та надання послуг ресторану. Відповідний позов компанії BGH було задоволено судом і відповідачу заборонено використання добре відомої торговельної марки «ROLLS ROYCE» в оголошенні щодо продажу алкогольних напоїв (віскі) та надання послуг ресторану, незважаючи на неочевидність конкурентних відносин між світовим автомобільним виробником та місцевим рекламодавцем алкогольних напоїв і послуг ресторанів. Федеральний суд дійшов висновку, що відповідач використав добре відому торговельну марку «ROLLS ROYCE» задля паразитування на репутації компанії позивача, не беручи до уваги те, може це призвести до фактичного змішуванні їхньої діяльності чи ні. Суд відзначив, що це є класичним прикладом «розмиття» бренду і такі дії підлягають забороні.

 

Індія, ROLEX, 2009 рік

Справа щодо визнання торговельної марки «ROLEX» добре відомою і заборону третій особі використання цієї торговельної марки для штучних ювелірних виробів та діамантів, 2009 рік (http://www.ssrana.in/Intellectual%20Property/Trademarks/ Trademark_Well_Known.aspx#whir).

Справа «Rolex Sa vs Alex Jewellery Pvt Ltd & Ors. (2009 (41) PTC 284 (Del)», в якій позивач подав позов до відповідача про заборону використання добре відомої торговельної марки «ROLEX» для штучних ювелірних виробів, діамантів та для будь-яких інших дорогоцінних виробів, маркованих добре відомою торговельною маркою. Задовольняючи позов, Високий Суд Делі відзначив, що для сектора суспільства, яка використовує годинники категорії/ціни компанії позивача, торговельна марка «ROLEX» є добре відомою. Цей сектор суспільства, стикаючись із штучними ювелірними виробами/діамантами, які також марковані відомою для нього маркою «ROLEX», вважатиме, що ці товари походять від однієї компанії позивача. Посилаючись на міжнародне та національне законодавство Індії щодо охорони добре відомих торговельних марок, Високий Суд відзначив, що торговельна марка позивача «ROLEX» повністю проходить тест добре відомої торговельної марки в Індії.