Програмна продукція: Кругова запорука

Дмитро МЕЛАШ,
старший юрист Gryphon Group, адвокат

У сучасних умовах діджиталізації бізнесу та поступового переходу на електронну комерцію світові компанії взяли курс на автоматизацію систем продажів товарів/робіт/послуг та інших бізнес-процесів, зокрема порядку ведення управлінського, фінансового та податкового обліку, впровадження електронної системи документообігу, перехід на розрахунки електронними грошима чи навіть криптовалютою, а також використання хмарних сервісів для зберігання й захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Значний попит на розробку програмних технологій і продуктів сприяв швидкому розвитку бізнесу у сфері розробки та реалізації IT-рішень — як в Україні, так і за кордоном. Україна не залишається осторонь цього процесу, оскільки вже традиційно наша країна постачає на ринок велику кількість талановитих IT-спеціалістів та стартапів.

Аналізуючи характер юридичних послуг, за якими звертаються засновані в Україні IT-компанії та стартапи, простежується тенденція відходу від просто виконання робіт зі створення програмного забезпечення на замовлення конкретного клієнта з передачею йому всіх ­виключних майнових прав інтелектуальної власності в день здачі робіт/послуг. Сьогодні розробники IT-рішень в Україні зацікавлені не тільки вигідно продати свою продукцію, а й зберегти її для себе як унікальний продукт під власним фірмовим брендом, а клієнтам передавати невиключне право (ліцензію) на використання копії програмного продукту, тобто без його повного відчуження.

Враховуючи описані вище тенденції, особливої актуальності набуває питання правового захисту майнових прав інтелектуальної власності розробників програмної продукції, IT-компаній та їхніх клієнтів із урахуванням того, відчужується така програмна продукція чи передається в користування.

Пропоную розглянути ключові особливості кожного із названих способів реалізації програмної продукції.

 

Невиключна ліцензія


У першу чергу необхідно зазначити, що право інтелектуальної власності включає особисті немайнові права та майнові права.

У ході розробки програмної продукції та укладання договорів про їх реалізацію треба пам’ятати, що особисті немайнові права (а саме — права фізичних осіб, які розробили програмний продукт, називатися його автором або, навпаки, забороняти вказувати себе як автора, використовувати псевдонім тощо) не підлягають передачі третім особам та залишаються за фізичними особами — розробниками програмної продукції.

Предметом торгівлі є саме майнові права на програмні продукти, зокрема право самостійно використовувати програмний продукт або право дозволяти чи забороняти його використання третім особам, а також різні форми реалізації цих прав. На відміну від немайнових, власниками майнових прав можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які на законних підставах розробили, придбали чи отримали в користування програмний продукт.

При плануванні тактики й стратегії розробки та реалізації програмної продукції потрібно враховувати, що ключовими способами такої реалізації є:

1) продаж — передача у власність третім особам на безповоротній основі;

2) передача в користування третім особам (ліцензія), яка буває таких видів:

— невиключна ліцензія — передача невиключних майнових прав на програмний продукт (із чітким переліком прав, які передаються третій особі);

— виключна ліцензія — передача виключних майнових прав на програмний продукт.

Від обраного способу залежить не тільки ціна програмного продукту, а й права, які залишаються за його розробником та які він матиме можливість реалізувати в майбутньому.

Пропоную розпочати з найбільш розповсюдженого способу — передачі невиключних майнових прав користування програмною продукцією.

Особливістю цього варіанта роботи є передача IT-компанією (ліцензіаром) необмеженій кількості третіх осіб — ліцензіатів права на використання програмного продукту і зазвичай без права ліцензіата передавати в користування чи здійснювати продаж (відчуження) програмного продукту третім особам, а також вносити в нього будь-які зміни чи здійснювати модифікації.

У таких договірних відносинах IT-компанія фактично передає ліцензіату екземпляр (копію) програмного продукту в користування. При цьому виключні майнові права на програмний продукт залишаються в IT-компанії, яка надалі має право самостійно користуватися цим програмним продуктом і передавати його в користування третім особам.

Ключовим у цьому випадку є обсяг прав, який передається ліцензіату в частині використання програмного продукту, оскільки вважається, що ліцензіату не передаються ті майнові права, які прямо не передбачені ліцензійним договором.

На особливу увагу при визначенні правомочностей ліцензіата (користувача) програмної продукції заслуговує таке право, як можливість здійснювати творчу переробку ліцензіатом програмного продукту, у результаті чого створюється новий об’єкт авторського права — похідний програмний продукт.

Досить часто недобросовісні ліцензіати, без згоди ліцензіара, самос­тійно чи із залученням третіх осіб, здійснюють певні доопрацювання оригінального програмного продукту, вносять у нього зміни чи додають функціональні можливості. Результати своєї праці вони використовують як власний програмний продукт, прикриваючись статтею 20 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та статтею 2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, згідно з якими авторам похідних творів належать авторські права на здійснені ними переробки оригінального програмного продукту та охороняються на рівні з ними.

Тож передача ліцензіату (користувачу) права здійснювати доопрацювання, модифікації чи інші зміни в програмному продукті з можливістю створення на його базі похідного програмного продукту є однією з належних підстав для збільшення розміру винагороди (роялті) за ліцензійним договором.

Важливо пам’ятати, що відповідно до законодавства України та міжнародних актів у сфері захисту інтелектуальної власності права ліцензіата на похідний програмний продукт можуть бути реалізовані винятково у разі створення ним такого продукту на законних підставах (тобто з доз­волу власника оригінального продукту), а також без заподіяння збитків авторам (правовласникам) оригінального програмного продукту.

Чітке регулювання цих та інших питань дасть змогу IT-компанії ефективно захистити свої права в разі їх порушення, зокрема в частині неправомірного використання програмних продуктів тощо.

 

Виключна ліцензія


Передача виключних майнових прав на програмний продукт також здійснюється на підставі ліцензійного договору. Однак у цьому випадку, на відміну від невиключної ліцензії, правовласник програмного продукту (ліцензіар) передає майнові права винятково одній особі (ліцензіату), яка стає ексклюзивним користувачем програмного продукту.

Тобто ІТ-компанія формально залишається власником програмного продукту, однак при цьому вона позбавляється можливості реалізовувати ті права на програмний продукт, які були передані ліцензіату за виключною ліцензією, на строк дії ліцензійного договору.

У такому випадку особливо актуально постає питання розробки ліцензійного договору, оскільки ліцензійний договір на передачу виключних майнових прав на досить тривалий строк може бути розцінений податковими органами та судом як прихований договір купівлі-продажу (відчуження) майнових прав, що може мати наслідком виникнення зобов’язань із ПДВ як за постачання товарів/робіт/послуг.

Зазначене питання є досить актуальним, незважаючи на те, що до 1 січня 2023 року операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, звільняються від оподаткування ПДВ. Таке звільнення означає лише, що продавець програмної продукції не сплачуватиме ПДВ, однак винагорода за постачання програмної продукції підлягає врахуванню в загальний обсяг операцій (а саме — 1 млн грн протягом останніх 12 календарних місяців), перевищення якого є підставою для реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку.

 

Відчуження майнових прав


Розгляньмо детальніше інший спосіб реалізації — продаж (відчуження) майнових прав на програмний продукт.

Використання механізму повного продажу (відчуження) майнових прав на програмний продукт, як правило, використовується ІТ-компаніями, що розробляють дані продукти на замовлення та відповідно до технічних завдань майбутнього покупця.

Таке відчуження здебільшого відбувається за договорами на виконання робіт/надання послуг із розробки програмного продукту, а також за договорами купівлі-продажу майнових прав на програмний продукт (якщо відчужується вже створений об’єкт).

Відповідно до зазначених договорів, розробник (правовласник) програмного продукту втрачає, а покупець отримує у власність такі виключні майнові права інтелектуальної власності:

— використовувати програмний продукт у своїй діяльності;

— передавати в користування іншим особам;

— відчужувати (передавати у власність третім особам) програмний продукт на власний розсуд тощо.

У цьому випадку необхідно чітко передбачити в договорах, на яких умовах та в якому обсязі здійснюється відчуження майнових прав на програмний продукт і що має місце саме відчуження, а не передача в користування. Це дуже важливо, оскільки у випадку, якщо в договорі не буде зазначено, що передаються всі виключні майнові права на програмний продукт, то їх частина, яка не зазначена в договорі, може залишитися в розробника такої продукції. Тоді покупець і розробник можуть бути визнані судом співвласниками програмного продукту.

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що сьогодні в Україні створені досить прогресивні умови (як правові, так і податкові) для ведення успішного бізнесу в IT-сфері. Детальний правовий аналіз та закріплення в договорах ключових положень, що регулюють права інтелектуальної власності, а також урахування всіх податкових аспектів дасть змогу ІТ-компаніям отримати максимальний прибуток, а також ефективно захисти свої права та законні інтереси.