Судова практика: Визначити за ІР
Новини з Женеви радують: Всесвітня організація інтелектуальної власності почала використовувати нову технологію пошуку зображень на основі штучного інтелекту, яка дозволятиме швидше і легше з’ясовувати розрізняльну здатність торговельного знака на цільовому ринку. Новітні технології при розгляді справ щодо охорони чи захисту прав інтелектуальної власності в усьому світі застосовуються все частіше і частіше. Щоправда, тільки не в Україні. І все ж таки національна судова практика у цій категорії справ стає все яскравішою, насиченішою, динамічнішою, а спори складнішають. І про це свідчить низка позицій Верховного Суду. Юристи, які спеціалізуються на цій категорії справ, покладають великі сподівання на Вищий суд з питань інтелектуальної власності, конкурс на посади суддів до якого нещодавно зрушив з мертвої точки, але прямо зараз вони аналізують національну та міжнародну практику на предмет знакових позицій
Чи змінилась парадигма розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності у Верховному Суді? Які тенденції «інтелектуальних спорів» спостерігаються за останній рік?
Богдан ЛЬВОВ, заступник Голови Верховного Суду —
голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
Про суттєві зміни можна буде говорити тоді, коли запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності і фаховий рівень суддів цього суду буде значно відмінним від того, який є сьогодні. У Верховному Суді згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів» створено судову палату, яка спеціалізується на розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, але наголошую, що це лише остання ланка — касаційна інстанція. Разом із тим рівень стандарту в цій категорії справ має закладатись у судах першої та другої інстанцій, тобто, вирішення цього питання буде в компетенції новоствореного IP-суду. Як приклад візьмімо малозначні справи, зокрема щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав. Такі спори, потрапивши до категорії малозначних, вийшли зі сфери впливу Верховного Суду і остаточне рішення повинен приймати апеляційний суд. І це впливає на якість судового розгляду та стабільність судової практики. Сподіваюся, створення єдиного суду стане позитивним моментом у вирішенні багатьох питань.
Які тенденції спостерігаються за останній рік? Особисто мені було б дуже цікаво попрацювати зі штучним інтелектом. Можливості передових технологій уже активно застосовують у судових системах країн Західної Європи під час розгляду відповідної категорії спорів. Використання засобів штучного інтелекту в наших реаліях поки що залишається далекоглядною перспективою, що, на мій погляд, обумовлено певною стагнацією економіки. В Україні, як і раніше, переважають спори про так звані швидкі гроші або порушення авторського права, тобто пов’язані з відшкодуванням компенсації у певній сумі, а також недобросовісна конкуренція, де використовуються позначення інших осіб з метою отримання легкого прибутку або у більш технологічній сфері — це використання винаходів інших осіб, у першу чергу, це стосується сфери лікарських засобів. Словом, тенденції зберігаються. Але є усталена судова практика, методика та, звичайно, методи боротьби з порушеннями.
Щодо революційних рішень у сфері інтелектуальної власності, варто зазначити, що система господарських судів створювалась з урахуванням світового досвіду протягом 20 років і саме спеціалізація суддів дала результати, які полягали в тому, щоб у цій частині господарських спорів практика була найбільш усталеною та відповідала світовим тенденціям. Приємно зазначити, що є непоодинокі випадки, коли рішення у спорах, пов’язаних з відомими марками, приймалися спочатку в Україні, а пізніше аналогічні рішення приймались і в Європі.
Говорячи про категорію справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, то тривалий час суди в Україні певною мірою ховалися «за спини» судових експертів та їхні висновки ставали визначальними при вирішенні судового спору. Проте з огляду на світову практику спори щодо торговельних марок мають вирішуватись не з точки зору судового експерта, а з точки зору пересічного споживача. Крім того, споживачем виступає також і суд — як суд присяжних, так і професійний суд. На практиці судді мають застосовувати різні підходи, щоб всебічно і об’єктивно сприйняти всі обставини справи. Яскравим прикладом, на мій погляд, є справа про захист прав інтелектуальної власності, в якій позовна заява мотивована неправомірним використанням торговельної марки DiskontPlace, яка, на думку позивача, є схожою до ступеня сплутання з торговельною маркою EconomClass. Незважаючи на наявність у матеріалах справи висновку експертів щодо зазначених торговельних марок, касаційна інстанція прийняла судове рішення, виходячи з обставин, встановлених попередніми судовими інстанціями та з урахуванням поширеності послуг, щодо яких позивачем зареєстровано торговельну марку EconomClass, обізнаності населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів і транслітерації; обізнаності звичайного пересічного споживача зі змістом та зовнішнім виглядом слів, їх поширеності та загальновживаності у різноманітних варіантах у повсякденному застосуванні; відсутність графічної, фонетичної та семантичної схожості.
Важко визначити саме «знакові» судові рішення. Разом із тим їх неможливо виокремити, але й применшити їх роль також. Бо ці рішення вже є і вони визначили підходи та стратегічний напрям у застосуванні законодавства.
Справа № 910/15074/14 про визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності. Постанова касаційної інстанції «пілотного» характеру стосовно захисту прав на сорти рослин. Прийнята за наявності розбіжностей у національній та світовій практиках реєстрації сортів рослин. Ефективний захист прав іноземного інвестора (навіть в умовах неочевидності та за наявності протилежних висновків експертів).
Справа № 910/10398/15 про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг. Постанова касаційної інстанції ґрунтується на тлумаченні призначення та суті використання торговельної марки, визначає шляхи боротьби із зловживаннями («патентний тролінг»), сприяє ефективній боротьбі із блокуванням відповідних ринків.
Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20 лютого 2018 року у справі № 922/3136/16, про яку я вже згадував. Касаційний суд відійшов від обов’язковості судової експертизи і поставив крапку, виходячи винятково з обставин справи, встановлених судами.
Безумовно, вивчення судової практики різних країн є актуальним. Організований ВОІВ Всесвітній конгрес суддів, які спеціалізуються на розгляді справ з інтелектуальної власності, є підтвердженням того, що економічні процеси випереджають розвиток законодавчого забезпечення, і найперше, де виникають проблемні питання, це судова практика, яка має сприяти вирішенню судового спору, ефективному захисту права власника, навіть в умовах законодавчих прогалин або відсутності якогось спеціалізованого законодавства. І тут має значення міжнародний обмін досвідом суддів, а також унікальна можливість через тексти судових рішень, зокрема Європейського суду, поширити єдині правила та підходи серед суддівської спільноти.
У нашому суспільстві багато випадків, коли людина, не отримавши належного судового захисту, зневірюється через відсутність відповідних знань судді, що породжує недовіру. Відтак, зникає бажання звертатися до суду за захистом своїх прав.
Ми покладаємо великі сподівання на Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Якщо в усьому світі створення суду фактично завершує процес накопичення справ, то в Україні поява відповідного спеціалізованого суду лише сприятиме збільшенню кількості справ у зв’язку з можливістю отримання професійного захисту порушених прав.
Які тенденції «інтелектуальних спорів» спостерігаються за останній рік? Чи приймав Верховний Суд у цій категорії справ рішення, які можна вважати революційними? Складіть власний «топ-3» рішень у сфері захисту прав інтелектуальної власності, винесених українськими судами будь-якої інстанції
Тарас КИСЛИЙ, радник Asters
За моїми спостереженнями, за останній рік збільшилась питома вага складних патентних спорів, насамперед, у фармацевтиці. Це хороша тенденція, яка свідчить, що іноземні правовласники сприймають українське правосуддя вже трохи краще, ніж «дикий Захід» і готові відстоювати свої права, розраховуючи на цивілізовані правила гри. Час покаже, наскільки таке сприйняття обґрунтоване.
Поки що саме революційних рішень мені не траплялось. Проте ми вже отримали справді цікаве рішення щодо строків невикористання торговельної марки, які дозволяють достроково припинити її реєстрацію. За профільним законом такий строк складає три роки. Однак це положення конфліктує з Угодою про асоціацію України з ЄС, яка передбачає в такій ситуації п’ять років. Серед фахівців точилися досить запеклі суперечки з приводу того, чи є обов’язковими норми Угоди, щоб превалювати над профільним законом. Верховний Суд своїм рішенням поставив крапку у цих суперечках, встановивши строк невикористання у п’ять років віднині і навіки віків. Як на мене, однією з найцікавіших на сьогодні є справа за позовом міжнародної компанії «Байєр» до української фармкоманії«Фармак». У цій справі суд має вперше встановити, чи діє в Україні так зване положення Болар, і, якщо діє, то в яких межах. Йдеться про можливість генеричних компаній за певних обставин використовувати захищену патентом фармацевтичну речовину без дозволу власника патенту. У розвинутих юрисдикціях питання щодо положення Болар вирішене вже досить давно. Нарешті ми теж доросли до проблематики такого рівня. Залежно від фінальної позиції суду, вся фармацевтична галузь коригуватиме свої плани. Наразі справа розглядається в апеляційній інстанції.
Чи змінилась парадигма розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності у Верховному Суді? Які знакові рішення в ІР-сфері останнім часом приймалися міжнародними судовими інституціями?
Віктор МОРОЗ, керуючий партнер АО SUPREMA LEX, адвокат
У розгляді справ щодо захисту прав інтелектуальної власності Верховним Судом (ВС), справді, простежуються певні зміни. Зупинюся лише на найбільш знакових. Так, зокрема, у справі № 910/4071/17 у спорі між виробниками лікерів Baileys та O’Dailys ВС дійшов висновку, що для вилучення контрафактної продукції з цивільного обігу та її знищення позивачу необхідно встановити вичерпне коло осіб, які можуть порушувати права позивача шляхом здійснення торгівлі відповідною продукцією та залучити їх до участі у справі як співвідповідачів. Крім того, ВС визначив пріоритет знаку для товарів та послуг над географічним позначенням у спорі щодо статусу «Київського торта» у межах справи № 910/10771/17, а в спорі між «Фармак» та «Дарниця» щодо ТМ «Корвалол-Дарница» Верховний Суд підтримав позицію щодо необхідності дослідження при встановленні схожості знаків для товарів та послуг відповідних позначень у цілому, а не окремих їх елементів. І ще одна цікава позиція ВС полягає в тому, що при придбанні знака для товарів та послуг оцінка ризиків невикористання такого знака продавцем покладається на покупця. Таким чином, Суд підходить до вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності достатньо виважено та аналізує обставини справи в їх сукупності.
Певні цікаві тенденції спостерігалися і в міжнародних судових інституціях. Так, офіс з інтелектуальної власності Європейського Союзу заборонив компанії McDonald’s використовувати знак для товарів та послуг Big Mac, оскільки він порушує право на знак Supermac’s. Безумовно, таке рішення справить вплив на вирішення спорів щодо знаків для товарів та послуг в Україні, оскільки за аналогією його висновки застосовуватимуть і у вітчизняних судах. Досить цікавою також, на мій погляд, є справа «Adidas America v. Skechers USA», яка розглядалася Верховним судом США в 2018 році та в межах якої суд вказав, що використання знака схожого на знак, що використовується компанією Adidas у вигляді трьох нашивок, іншими компаніями не є можливим, враховуючи, що така заборона встановлена у попередніх спорах, ініційованих компанією Adidas проти інших відповідачів. Цей кейс може мати вплив на українську судову практику в розрізі аналізу схожості знаків та встановлення преюдиції для одного із знаків. Також у Європі та США набирають популярності спори у сфері GDPR, які можуть мати відлуння в українській судовій практиці.
Отже, як бачимо, правозастосування в сфері інтелектуальної власності розвивається та, як у Європі та США, так і в Україні, знаходить відображення свого розвитку у судовій практиці, яка також вдосконалюється і слідує за розвитком суспільства та його інтересами.
Які знакові рішення в ІР-сфері останнім часом приймалися міжнародними судовими інституціями? Чи матимуть вони вплив на національну судову практику?
Марія ОРТИНСЬКА, керуючий партнер Патентно-юридичної компанії IPStyle, адвокат, патентний повірений
Чи можна довести захист своєї інтелектуальної власності до абсурду? Хтось намагається заборонити конкурентам використовувати не лише яблука, а й інші фрукти та овочі у своєму брендингу. Хтось думає, що має монополію на певну тварину чи на графічний елемент. Тому так, напевно, можна. Якщо дати хід подібним тенденціям, то замість «яблучної» монополії до нас може прийти вже фруктова, а може, й овочева. Хочете виробляти флешки під ТМ у вигляді огірка чи помідора? Через років десять можете й не мати на це права. Звучить дуже дивно, але це не так нереально, як здається.
Радує, що суди, як правило, більш виважені, та у своїх рішеннях намагаються заборонити розширювати охорону інтелектуальної власності до охорони ідей та концепцій. Зокрема, нещодавно Європейський суд (Court of Justice) поставив крапку у спорі за «фруктову монополію». Так, ми всі вже звикли до спорів за зображення яблука, причому не тільки «надкушеного», певної форми, а й інших зображень. Але в цій справі питання спочатку апеляційній палаті ЄС, а потім власне суду було поставлене трохи інакше.
Чи зображення груші (вказане нижче) може бути зареєстроване, враховуючи реєстрацію та існування на ринку ТМ із зображенням яблука?
Як не дивно, опозиція — компанія Apple Inc — була задоволена, а звернення грушевої компанії до апеляційної палати про перегляд рішення залишене без задоволення. Зокрема, апеляційна палата дослідила, що, незважаючи на те, що яблука і груші — це два різні фрукти, за своєю природою вони є біологічно схожими (за походженням, розміром, кольором, текстурою). І тому концепція груші може асоціюватись із концепцію яблука. Схожими вони є і з точки зору вирощування, наявності насіння, а ще й дистрибуції. Цікаво, що слива, персик, абрикос — так само ростуть на дереві, так само вирощуються в саду і мають схожу систему дистрибуції. І навіть мені, юристу в галузі інтелектуальної власності, страшно було б подумати, до якої монополії таке рішення апеляційної палати могло б призвести.
До речі, апеляційна палата, досліджуючи візуальну схожість, визначила такі моменти:
— обидві ТМ містять зображення фрукта із черешком або листком;
— черешок і листок розміщені однаково: clearly detached від фрукта і нахилені праворуч під однаковим кутом 45 градусів.
А ще апеляційна палата визначила, що є ризик, що використання заявленої ТМ може допомогти заявнику отримати переваги від репутації компанії, що раніше подала заявку.
Апеляційна палата також помітила, що і груші, і яблука дуже часто використовуються в прислів’ях та приказках. Тут я навіть боюсь подумати, які об’єкти, не лише фрукти й овочі, можуть бути визнані схожими.
Проте, на щастя, Court of Justice скасував вищевказане рішення і визначив, що ТМ не схожі. Сподіваюсь, що це рішення вплине і на подальшу практику, а власники торговельних марок триматимуть себе у рамках адекватності і не намагатимуться заборонити все, що спаде на думку.
Які тенденції «інтелектуальних спорів» спостерігаються за останній рік?
Тетяна ЮЩЕНКО, юрист Sayenko Kharenko, адвокат
Тенденції останніх десятиліть незмінно демонструють, що попит на права інтелектуальної власності росте дуже швидко. З розвитком відносин у цій сфері, появою нових об’єктів, актуалізуються питання їх ефективного регулювання та захисту. За весь час свого існування людство так і не навчилось домовлятись, дотримуватись правил та жити в мирі, натомість винайшло механізм вирішення спорів, яким є суд. Тому, попри наявність альтернативних способів врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з реалізацією прав інтелектуальної власності, вирішення спору в судовому порядку є надійним та перевіреним способом захисту та відновлення своїх прав. У зв’язку з цим саме аналіз судової практики дає змогу швидко виявити ту чи іншу проблему сфери або ж тенденції щодо її появи.
Звісно різниця в законодавстві різних країн об’єктивно не сприяє зацікавленості вітчизняних правників у дослідженні судової практики цих держав. Однак якщо йдеться про таку динамічну сферу, як інтелектуальна власність, то обізнаність зі світовими тенденціями судового захисту автоматично дає розуміння вектора для подальшого розвитку.
Так, цікавим видається досвід судів Сполучених Штатів Америки, Сінгапуру, ряду європейських держав щодо застосування системи блокчейн-технологій у системі захисту прав інтелектуальної власності. І це не дивно. Нещодавно генеральний директор Всесвітньої організації інтелектуальної власності назвав напрями розвитку інтелектуальної власності: блокчейн та штучний інтелект. Очікується, що вже в найближчому майбутньому судові спори, які виникатимуть у цій сфері, вирішуватимуться у віддаленому режимі шляхом виходу сторін на єдину блокчейн-платформу, що забезпечить швидку та прозору взаємодію учасників ринку і держави. Виходячи з того, що правова охорона об’єктів інтелектуальної власності має свої часові рамки, інформованість — наше все, тому важливо знати, коли виникають або закінчуються відповідні судові спори. Наразі ж доводиться констатувати, що українська судова система, яка перебуває в стані перманентного реформаційного шоку, поки що не готова оперативно адаптуватись під запити ринку та йти в ногу зі світовими тенденціями. Утім, буде справедливим сказати, що це питання часу, позаяк з початком діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності ситуація може докорінно змінитися.
