Інтелектуальна власність: Безвиграшна партія

Дмитро КОЧЕРГА,
адвокат ЮФ «Пахаренко і Партнери»

Можливість реєстрації об’ємних торгових марок та переваги, які надає ця реєстрація, можуть зробити власнику марки ведмежу послугу

Відома італійська кондитерська компанія «Ферреро» в особі бельгійської компанії «Соремартек С.А.» та російська кондитерська компанія «Ландрін», яка посідає друге місце у світі після компанії «Ферреро» щодо обсягів випуску та різноманітності номенклатури своєї продукції, в особі ЗАТ «Ландрін» стали учасниками дворічних судових перегонів в Україні. Спір розгорівся навколо торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984.

Ця торговельна марка являє собою об’ємне позначення округлої форми, покрите дрібним інгре­дієнтом (див. мал.). Для її реєстрації власником — бельгійською компанією «Соремартек С.А.» — було заявлено поєднання білого, кремового, рожевого і бежевого кольорів. Торговельна марка зареєстрована для 30 класу МКТП для таких товарів, як печиво (тістечка) і кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво.

За заявою власника торговельної марки, цей знак охороняє зовнішній вигляд цукерок, які реалізуються під торговельної маркою Raffaello. Незважаючи на те, що на круглій цукерці немає позначень ні Ferrero, ні Raffaello, їхній виробник упевнений, що саме завдяки цій об’ємній торговельній марці споживач має однозначно відрізнити його солодощі від усіх інших.

Однак, на неупереджений погляд пересічного споживача, ця ­торговельна марка є простим реалістичним зображенням звичної для кондитерських виробів форми — округлої білої цукерки з нерівною поверхнею. Така форма існувала відтоді, як почали виробляти солодощі (згадаємо, наприклад, цукерки «Золота нива», кульки морозива у кав’ярні або тістечка «Картоплина»). У наш час українські кондитери продовжують широко використовувати цю форму при виробництві шоколадних виробів, тістечок, морозива, а в приватних кондитерських пропонують покупцям придбати виготовлені вручну елітні цукерки округлої форми, з поверхнею, прикрашеною для естетичної привабливості дрібним інгредієнтом, у поєднанні різних кольорів, обумовлених кольором корпусу товару та кольором продуктів, застосованих для його оздоблення.

Хронологія подій

Судові процеси між компаніями «Соремартек С.А.» (Бельгія) і ЗАТ «Ландрін» (Росія) розпочалися навесні 2008 року, коли бельгійська компанія звернулася до суду з позовом до російського товариства про припинення порушення прав інтелектуальної власності. В обґрунтування вимог позивач посилався на те, що компанія «Соремартек С.А.» є власником виключних майнових прав на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 798984 від 20 лютого 2003 року, дія якої поширюється на територію України та включає товари 30 класу МКТП, зокрема кондитерські вироби. Оскільки ЗАТ «Ландрін» на території України розповсюджує товари, зокрема кондитерські вироби, на упаковці яких відтворено цю торговельну марку, а таке використання є порушенням виключних майнових прав її власника, позивач просив про задоволення позову.

У свою чергу в липні 2008 року ЗАТ «Ландрін» звернулося до суду із зустрічним позовом до компанії «Соремартек С.А.», Державного ­департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації № 798984.

На початку 2009 року Господарський суд м. Києва підтримав позовні вимоги компанії «Соремартек С.А.» і відмовив у зустрічному позові ЗАТ «Ландрін». Проте Київський апеляційний господарський суд не погодився з рішенням своїх колег і скасував його, підтримавши позовні вимоги ЗАТ «Ландрін». Правомірність такої позиції суддів апеляційної інстанції підтвердив Вищий господарський суд України у складі саме спеціалізованої колегії із розгляду справ, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Потім Верховний Суд України, не ставши ні на чий бік, з формальних підстав повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

При новому розгляді справи 1 вересня 2010 року до справи приєдналася третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом — ТОВ «М 15». І знову колегія Господарського суду м. Київ визнала обґрунтованими позовні вимоги компанії «Соремартек С.А.», після чого Київський апеляційний господарський суд 1 листопада 2010 року у відкритому судовому засіданні розглянув апеляційні скарги, подані компаніями «Соремартек С.А.», ЗАТ «Ландрін» і ТОВ «М 15». Колегія суддів прийняла постанову, що скасовує рішення Господарського суду м. Киє­ва і прий­має нове рішення, яким у задоволенні первісного позову компанії «Соремартек С.А.» відмовлено повністю, а задоволено зустрічний позов ЗАТ «Ландрін» і позов ТОВ «М 15» про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації знака № 798984.

Експертні висновки

Під час розгляду цієї справи судовими інстанціями важлива роль у прийнятті рішення відводилася двом судовим експертизам, проведеним у цій справі, які мали абсолютно протилежні висновки. При прийнятті рішення Київський апеляційний господарський суд не погодився з рішенням суду першої інстанції щодо обґрунтованості висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 3 грудня 2008 року № 480, відповідно до якого знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є реалістичним зображенням товару, а саме цукерок у кокосовій стружці, проте являє собою зображення тривимірного об’єкта, який характеризується оригінальним зовнішнім виглядом («завдяки особливому поєднанню форми, кольору, контуру та характеру виконання»), і, відповідно, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки — 20 лютого 2003 року.

З таким висновком колегія суддів не погодилася та поклала в основу свого судового рішення висновок судової експертизи від 20 травня 2009 року № 2490 як найбільш повний, належним чином мотивований і такий, що узгоджується з іншими наявними у матеріалах справи доказами стосовно: фактичного зображення оспорюваного знака; його індивідуальних ознак (форма, кольорове вирішення тощо); фактичного використання зареєстрованого знака для позначення товарів, для яких його зареєстровано (відсутність відомостей щодо використання знака саме у зареєстрованому вигляді — у кольорі, відмінному від білого); відсутності (зокрема, на момент відповідної реєстрації) розрізняльної здатності у зареєстрованого позначення стосовно товарів 30 класу МКТП, для яких його зареєстровано (неможливість відрізнити печиво, тістечка, морозиво, кондитерські та шоколадні вироби, виконані в округлій формі з використанням дрібної обсипки (обсипки з дрібного інгредієнту; нерівної зовнішньої поверхні), однієї особи від таких же товарів, вироблених іншою особою.

За таких обставин колегія дій­шла висновку, що позначення за міжнародною реєстрацією № 798984 не має розрізняльної здатності для товарів, для яких його зареєстровано, оскільки сприймається як реалістичне зображення будь-якого товару з охоронюваного переліку: кондитерського чи шоколадного виробу (печива, тістечка, цукерки тощо) або морозива круглої форми з обсипкою, і що воно не набуло розрізняльної здатності внаслідок використання, та прийняла рішення визнати недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію № 798984 на торговельну марку, що належить компанії «Соремартек С.А.», з моменту подання заявки. Також прийнятим рішенням було передбачено зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України цієї міжнародної реєстрації.

Таким чином, 1 листопада 2010 року постанова Київського апеляційного господарського суду набула чинності. 19 січня 2011 року відбувся касаційний розгляд справи у Вищому господарському суді України, в результаті якого колегія суддів ухвалила рішення, яким залишено чинною постанову Київського апеляційного господарського суду.

Поза законом

Відверто кажучи, правомірність реєстрації реалістичного зображення цукерки як об’ємної торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 досить спірна, і двадцять країн відмовили у наданні правової охорони такому позначенню — серед них дев’ять країн Європейського Співтовариства (ЄС), а саме: Австрія, Іспанія, Естонія, Польща, Великобританія, Ірландія, Чехія, Фінляндія, Швеція. Як бачимо, серед кран, які відмовили у наданні правової охорони цій марці, значиться Польща, незважаючи на те, що у Варшаві успішно працюють уже декілька років виробничі потужності з випуску цукерок Raffaello. Відповідні висновки зробив також Вищий арбітражний суд Російської Федерації, підкресливши, що присвоєння статусу знака простому зображенню круглої цукерки призводить до невідповідного обмеження діяльності будь-яких інших господарюючих суб’єктів щодо виробництва та введення в господарський обіг цукерок, які мають круглу або кулясту форму.

Заради об’єктивності зазначимо, що схожу позицію оголосив наприкінці минулого року і Суд загальної юрисдикції ЄС під час розгляду скарги швейцарського виробника шоколаду Lindt та німецького кондитера August Storck на рішення Бюро з торговельних марок ЄС стосовно того, що дизайн ряду їхніх шоколадних фігурок та оздоблення не були визнані як такі, що мають розрізняльну здатність і, відповідно, їм було відмовлено у реєстрації як торговель­них марок.

У зв’язку з цим сайт Bakery­andSnacks.com навів слова Брайана Клейтона, старшого повіреного з торговельних марок юридичної фірми Eversheds: «Національні патентні відомства та судді у справах інтелектуальної власності проявляють зрозумілу обережність та висловлюють занепокоєння стосовно того, що реєстрація об’ємної торговельної марки дасть змогу компаніям забезпечити безстрокову охорону, на відміну від патентів та реєстрації промислових зразків, для яких максимальний період охорони складає 15—20 років…Через проблематичний характер реєстрації об’ємних торговельних марок моя нинішня порада клієнтам полягає у тому, щоб замість реєстрації об’ємної торговельної марки обирати процедуру реєстрації промислового зразка, що передбачає захист продукції на строк до 25 років».

Як бачимо, реєстрація об’ємної торговельної марки залишається спірною в усьому світі. Саме тому наразі чесні товаровиробники віддають перевагу більш традиційним торговельним маркам, а за необхідності захисту форми товару застосовують охорону, передбачену для промислових зразків.