Проблема: Жорсткий тролінг

Наталія МЕЩЕРЯКОВА,
партнер та голова департаменту інтелектуальної власності МЮГ AstapovLawyers

Недосконалість законодавства з інтелектуальної власності, легкість у реєстрації позначень та отриманні патентів на промисловий зразок, а також неоднозначність судової практики створюють сприятливі умови для діяльності тролей, сквотерів та інших порушників прав на об’єкти інтелектуальної власності

Майже весь інструментарій, що застосовується у світі передовими і не дуже шахраями для привласнення та незаконного використання чужих продуктів інтелектуальної власності, так чи інакше є в арсеналі вітчизняних зловмисників. Звичайно, не без національного українського колориту. Йдеться, у першу чергу, про патентний тролінг та сквотинг.

Троль звичайний, український

Проблема патентного тролінгу прийшла до України в дещо зміненому вигляді. Сьогодні закордонні тролі обирають об’єктами своїх «винаходів» перспективні технології та продукти, а жертвами, здебільшого, високотехнологічні компанії. Так, за даними групи Patent Freedom, яка простежила динаміку кількості патентних претензій до найбільших технологічних компаній світу за останні п’ять років, на першому місці за популярністю у тролей опинилася компанія Apple, кількість патентних претензій до якої збільшується з року в рік і за п’ять років склала 191 патентний позов. На другому місці опинилася Samsung з 152 позовами, на третьому — Hewlett-Packard зі 150.

Українські ж тролі працюють у сфері товарів широкого вжитку та патентують вироби, які досить давно відомі на ринку. Український троль економний і невигадливий, не витрачає купу грошей на патентування винаходів та корисних моделей, а зосереджується, здебільшого, на найдешевшому та «швидкому» патенті — патенті на промисловий зразок.

Заявка на промисловий зразок не проходить кваліфікаційної експертизи у відомстві, а отже, патент видається досить швидко (на практиці набагато швидше, ніж це передбачено встановленими строками). За даними Міністерства доходів і зборів України, станом на початок цього року до митного реєстру об’єктів інтелектуальної власності внесено 540 промислових зразків (з 1 382 записів), з них майже половина належить трьом юридичним особам і ще близько 80 — декільком фізичним особам.

Відомості щодо патентовласників надають підстави вважати їхні дії недобросовісними. По-перше, об’єктами для патентної охорони стали товари, які давно перебувають у господарському обігу, користуються великим попитом, виробляються різними виробниками і зазвичай імпортуються в Україну. Патенто­власники, подаючи заявки на ­промислові зразки, не можуть не знати, що об’єкти промислових зразків не відповідають критерію новизни. По-друге, власники патентів не мають відношення ані до виробництва таких товарів, ані до торгівлі ними, проте внесли записи до митного реєстру, який має запобігати порушенням прав інтелектуальної власності. Мета цих численних записів цілком підтверджується діями власників патентів — блокування імпорту, створення перешкод нормальній господарській діяльності імпортерів та здирництво.

Як бачимо, українські тролі вміло користуються тими благами, які законодавець надав власникам об’єктів інтелектуальної власності. Митний кодекс України, що набув чинності у 2012 році, розширив перелік об’єктів права інтелектуальної власності, які можуть бути внесені до митного реєстру (у тому числі промислові зразки) та, наближаючись до європейського законодавства, скасував грошову заставу як вид гарантування оплати витрат, пов’язаних із ­зберіганням ­товарів під час призупинення їхнього митного оформлення за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності, а також збитків власнику товару, спричинених таким призупиненням. Саме з того часу кількість внесених у митний реєстр об’єктів стрімко збільшилася, це сталося за рахунок саме записів щодо промислових зразків. На жаль, новий Митний кодекс надав патентним тролям змогу використовувати цей інструмент на власну користь.

Особливості місцевого сквотингу

Тенденція недобросовісних реєстрацій склалася в Україні давно, розпочавшись як реєстрація відомих позначень з метою отримання прав на домени в зоні «.ua» — тобто, кіберсквотинг. Згодом тенденція розвинулася в реєстрацію позначень, які на момент подачі заявок на території країни не охороняються, однак до їхньої реєстрації та використання є реальний чи потенційний інте­рес у компаній, що здійснюють свою діяльність з використанням таких знаків як в Україні, так і на інших територіях. Знак для товарів і послуг, який реєструється з недобросовісними намірами, зазвичай являє собою позначення товару, що не має охорони в Україні як знак, або назву компанії, яка не має на території України представництва.

Цей тренд здебільшого пов’я­заний із реєстрацією знаку представником (агентом, постачальником, дистриб’ютором або будь-яким іншим контрагентом) без дозволу на те особи, яка має права на таку або схожу до ступеня змішування торговельну марку в будь-якій державі-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності або має таку ж чи схожу назву. Однак такі реєстрації здійснюються і особами, не пов’язаними з іноземними компаніями жодними комерційними відносинами. Спрацьовує принцип «хто перший подав заявку, той і власник», з позиції якого ведуться переговори про грошову винагороду чи інші блага (у разі з дистриб’юторами — часто про ексклюзивні умови).

У більшості випадків установа мала б відмовляти в реєстрації таких знаків, якби ретельніше підходила до проведення кваліфікаційної експертизи та враховувала б судову практику визнання свідоцтв на знаки недійсними. Основною підставою для відмови в реєстрації знаків має бути те, що ці знаки здебільшого є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, чи є тотожними або схожими з фірмовими найменуваннями іноземних компаній. А згідно зі статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу з охорони промислової власності без обов’язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Україна входить до цього Союзу.

Зелене світло

З описаними проявами несумлінного використання об’єктів права інтелектуальної власності цілком можливо боротися: є низка судових рішень, які скасовують подібні реєстрації, і частина справ була досить резонансною, щоб привернути увагу юридичної спільноти. Проте на отримані рішення з визнанням патенту чи свідоцтва недійсним позивачі зупинялися, хоча подібні дії призводять до значних втрат компаній, яким створюються перешкоди в їхній діяльності. Я, на жаль, не знаю випадків стягнення з відповідачів завданих збитків, притягнення їх до відповідальності за порушення принципів добросовісної конкуренції тощо.

Серед факторів, які створюють сприятливі умови для діяльності тролів і сквотерів та залишають їхні дії непокараними, можна виділити такі:

— у законодавстві про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності немає поняття «несумлінність/недобросовісність заявника»;

— судова практика не дає визначення поняття «несумлінність/недобросовісність заявника» і не наводить переліку або оцінки ситуацій, в яких заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг або промисловий зразок потрібно вважати поданою недобросовісно або з недобросовісними намірами;

— судова практика також не надає оцінки прикладам використання прав на об’єкти інтелектуальної власності з метою створення перешкод суб’єктам господарювання;

— відсутність впевненості у виконанні судового рішення в частині стягнення завданих збитків (зокрема з фізичної особи);

— відповідно, немає жодних негативних наслідків для заявника, який подавав заявку з недобросовісними намірами, та/або власника охоронного документа, який здійснив або намагався здійснити недоб­росовісні наміри. Звісно, ми можемо говорити лише про випадки, коли охоронний документ визнаний судом недійсним.

Не в останню чергу підводить саме законодавство у сфері інтелектуальної власності, що не змінювалося понад десять років — воно давно не відповідає викликам ринку. Ми опинилися в ситуації, коли державна система реєстрації знаків для товарів і послуг дає більше шансів на реєстрацію знака недобросовісному заявнику, ніж компанії, яка реально використовує позначення в Україні або за її межами, а законодавство щодо промислових зразків дозволяє отримати патенти на об’єкти, що не мають жодного відношення до результатів творчої діяльності у галузі художнього конструювання, які повинні охоронятися цим інструментом.

Кара юридична

Що постраждала від недобросовісних дій сторона сьогодні може протиставити «інтелектуальному» агресору? По-перше, положення статті 13 Цивільного кодексу України щодо недопущення дій особи, що вчиняються з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. По-друге, це послідовна позиція бізнесу з питання притягнення до відповідальності та стягнення завданих збитків з осіб, які використовують права на об’єкти інтелектуальної власності несумлінно — неважливо, юридична чи фізична це особа.

Тільки неминучість відповідальності та покарання винних слугує запобіжником вчинення подібних дій іншими особами та створює впевненість у тому, що права та інтереси добросовісних суб’єктів господарювання будуть надійно захищені. Сьогодні бізнес, який справді несе збитки від діяльності, наприклад патентних тролів, не поспішає добиватися реальної відповідальності. Безкарність, у свою чергу, стимулює патентних тролів та сквотерів працювати не покладаючи рук та в геометричній прогресії плодити охоронні документи, обертаючи їх проти реально та сумлінно працюючого бізнесу. Така ситуація аж ніяк не додає інвестиційної привабливості країні та працює проти репутації України — згадаймо нашу непохитну позицію в ганебному «списку 301».

Варто наголосити на тому, що бізнес та юридична спільнота можуть вплинути на ситуацію. Для цього потрібно активно створювати прецеденти, добиватися в судах реального відшкодування завданих збитків, а також звертатися до Антимонопольного комітету України, адже описані у цій статті дії, вчинені особами, що перебувають у конкурентних відносинах, є предметом уваги конкурентного відомства, оскільки суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Не будьмо байдужими!

Недобросовісні ознаки

Аналіз випадків використання об’єктів інтелектуальної власності з метою створення перешкод суб’єктам господарювання дає змогу виділити умисні дії, що можуть кваліфікуватися як набуття та (або) використання прав інтелектуальної власності з недобросовісними намірами, зокрема:

— реєстрація та подальше невикористання прав на знак для товарів і послуг з метою перешкоджання іншим суб’єктам господарювання у набутті прав на таку або схожу із нею до ступеня змішування торговельну марку (приміром, пропозиція придбати права на такий знак, імітація використання знаку з метою недопущення припинення чинності прав на нього);

— набуття та (або) використання прав на об’єкти інтелектуальної власності, права на які засвідчуються охоронними документами, що видаються за результатами формальної експертизи (промислові зразки та корисні моделі), з метою створення перешкод іншим суб’єктам господарювання або порушення їхніх прав та (або) охоронюваних законом інтересів (наприклад, звернення до добросовісного виробника чи торгового підприємства з претензіями, пропозиціями укласти ліцензійну угоду, зверненнями до правоохоронних органів);

— використання прав інтелектуальної власності винятково з метою створення перешкод суб’єктам господарювання під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності (внесення до митного реєстру та створення перешкод при митному оформленні товарів, пропозиції укласти ліцензійну угоду чи виплатити винагороду за дозвіл на продовження митного оформлення).

Причому недобросовісними необхідно визнати перелічені дії, вчинені особами, які безпосередньо не перебувають у конкурентних відносинах з особами, чиї права та (або) охоронювані інтереси порушені або можуть бути порушені, але діють в інте­ресах осіб, які перебувають у конкурентних відносинах. Наведений перелік дій не є вичерпним, адже «винахідливість» осіб у прагненні нашкодити іншим, на жаль, не має межі і якщо не протистояти подібним діям і не прагнути притягнути таких осіб до реальної відповідальності, перелік подібних дій стане довшим.