Тема: Втримати марку

Олексій СТОЛЯРЕНКО,
юрист ЮФ Baker & McKenzie

Чи зможе імплементація положень, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС у частині реального використання торговельних марок, зробити правила гри на ринку чеснішими та прозорішими?

Надання державою виключних прав власнику торговельної марки на її використання стосовно товарів і послуг створює на ринку монополію відповідного захищеного позначення, таким чином інші особи обмежені у своїй свободі використовувати позначення, що їм сподобались або відомі на ринку. Це необхідно для захисту прав споживачів, відсутності хаосу і змішування товарів та послуг, а також надання охорони інвестицій виробників, що були зроблені у відповідну торговельну марку. Проте якщо власник торговельної марки не використовує її на ринку і не інвестує в товари та послуги марковані такою маркою, впровадження вищезазначеної монополії є необґрунтованим та воно лише створює перешкоди для інших підприємців і виробників.

Критерії реальності

 

В Україні питання використання торговельної марки регулюється частиною 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де вказується, що «якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і пос­луг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково».

Також в Україні вже напрацьована досить суттєва судова практика, яка в цілому правильно вирішує питання визнання знаків недійсними через невикористання. Хоча і з деяким формалізмом стосовно положення, яке встановлює, що «будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково».

Тепер, після підписання 27 червня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, Україна має імплементувати в своє законодавство зміни, які стосуються, зокрема, і питання використання торговельної марки.

Стаття 197 Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом зобов’язує Україну внести до свого законодавства зміни, щоб відобразити таке: «якщо протягом п’яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не починає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинене протягом безперервного п’ятирічного періоду, по відношенню до торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цією Підсекцією, якщо відсутні поважні причини її невикористання».

Наслідком порушення вимоги щодо використання торговельної марки протягом п’яти років є можливість скасування реєстрації торговельної марки, передбачена в статті 198 Угоди.

Необхідно звернути увагу на те, що стаття 197 передбачає дві новації для українського права: по-перше, продовжує строк, протягом якого власник може не використовувати торговельну марку і зберігати на неї права, і, по-друге, впроваджує нове поняття «реальне використання торговельної марки для товарів або ­послуг».

Якщо перше нововведення є цілком зрозумілим на інтуїтивному рівні, то для всебічного розуміння другого необхідно звернутися до європейської практики.

Спершу треба зазначити, що вищевказані положення, які пропонуються до імплементації в Україні, є далеко не новими для Європейського Союзу. Вони відображені у статтях 10 (1) та 13 Європейської директиви з гармонізації торговельних марок (European Parliament and Council Directive 2008/95/EC, Oct. 22, 2008), а також статтях 15(1) та 51(1), (2) Рег­ламенту Співтовариства щодо торговельних марок (Council Regulation (EC) No. 207/2009, Feb. 26, 2009), що відповідно регулює торговельні марки Співтовариства, а також у більш ранніх директивах Співтовариства.

Судова практика Європейського Союзу у вигляді судів різних рівнів, включаючи Європейський суд Справедливості, долучилася до тлумачення поняття «реальне використання». Хрестоматійною справою з цього питання вважається справа «Мінімакс» (Judgment of 11 March 2003, Case C-40/01 — Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV), де судом було зазначене таке: «Стаття 12 (1) Першої Директиви Ради 89/104/EEC від 21 грудня 1988 року для гармонізації законодавства країн-членів стосовно торговельних марок повинна тлумачитися таким чином, що «реальне використання» існує у випадку, коли марка використовується у зв’язку із її суттєвою функцією, що складає гарантування встановлення походження товару або послуги, для яких вона зареєстрована; з метою створення або збереження ринку збуту для цих товарів або послуг; реальне використання не включає удаване використання з єдиною метою збереження права, що витікають із торговельної марки. Оцінюючи, чи є використання марки реальним, необхідно взяти до уваги всі факти та обставини, що стосуються встановлення того, чи є комерційне використання марки справжнім, особливо чи може таке використання бути розцінене як встановлене в цьому секторі економіки для збереження або створення частки ринку для товарів і послуг, захищених маркою, природи товарів і послуг під питанням, характеристик ринку та обсягів та частоти використання марки. Факт, що марка не використовується для товарів, що тільки з’явилися на ринку, але використовується для товарів, що продавались у минулому, не означає, що таке використання не є реальним, якщо власник здійснює справжнє використання тієї самої марки для складних частин, що є невід’ємною частиною або структурою таких товарів або для товарів, або послуг, напряму пов’язаних із товарами, що попередньо продавались, та намагається задовольнити вимоги користувачів таких товарів».

Таким чином, Європейський суд Справедливості у вищезазначеній справі встановив низку критеріїв, які повинні оцінювати суди, щоб визначити, чи є використання торговельної марки «реальним» і чим, відповідно, воно відрізняється від більш загального українського поняття використання торговельної марки.

 

Індивідуальний підхід

 

Українські суди вже певний час намагаються застосовувати дещо схожі формулювання, концентруючи увагу на доказах використання і, зокрема, вказуючи на те, що просто укладений договір ліцензування не може бути доказом використання торговельної марки. Тобто наголошуючи на тому, що власник повинен здійснювати якесь комерційне і реальне використання своїх торговельних марок. У таких випадках українські суди посилаються як на нікчемність ліцензійних договорів, що укладаються без наміру використання торговельної марки, так і на положення статті 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка встановлює, що: «власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва». При цьому деякі суди, вочевидь, припускаються помилки, спираючись саме на це положення, оскільки, за їхньою аргументацією, це положення передбачає обов’язок власника добросовісно користуватися торговельною маркою, а в іншому власника може бути позбавлено таких виключних прав.

У практиці ЄС є поняття недоб­росовісного використання (bad faith use), і воно саме стосується випадків, коли власник торговельної марки зловживає своїми правами через використання марки неналежним способом, що шкодить суспільству та іншим підприємцям, наприклад, з метою введення споживачів в оману стосовно виробника товарів або їхньої якості. Недобросовісне невикористання, тобто тільки недобросовісна реєстрація торговельної марки також можлива, наприклад, з метою завадити конкуренту використовувати таке позначення, проте її треба чітко розмежовувати з простим невикористанням торговельної марки, оскільки це різні підстави для оскарження. Проте після імплементації відповідних положень Угоди, українські суди отримають можливість уже правильно посилатись на недоведеність «реального використання» в таких справах, оскільки раніше вони такої можливості не мали. Тож європейська практика стане їм у нагоді.

Звичайно, європейська практика не обмежується тільки однією вищевказаною справою, крім того, вона є ще й досить різнорідною. Так, у справі «La Mer Technology Inc v OHIM [2008] ETMR» суд зазначив: «Не є можливим встановити апріорі та абстрактно, яка кількісна характеристика повинна застосовуватися для того, щоб встановити, чи є ­використання реальним або ні. Правило de minimus, що дозволяє ОГВР [OHIM] або в апеляції [Загальному Суду] оцінити всі обставити спору, не може бути встановленим. Тому суд постановляє, що коли це слугує комерційним цілям, навіть мінімальне використання може бути достатнім для встановлення «реального використання».

У іншій справі («Case C-416/04 P Vitafruit (II6)») Європейського суду Справедливості, суд розмірковує над переліком факторів, що використовуються для визначення «реального використання: «Питання чи використання є достатнім для того, щоб утримувати або створювати ринкову частку для товарів і послуг, захищених маркою, залежить від декількох факторів і вирішується у кожній справі окремо. Характеристики тих товарів і послуг, частота та регулярність використання марки, питання використання марки для цілей маркетингу для всіх ідентичних товарів або послуг власника або тільки для частини, докази використання, які власник може надати, — це все серед факторів, які можуть бути взяті до уваги».

Таким чином, можна дійти вис­новку, що справді визначення «реального використання», як і вимог до нього судами ЄС, відбувається не за сталого переліку вимог або встановленого тесту, а виходячи з більш індивідуального підходу до кожної справи окремо.

Такий підхід дає змогу Європейському суду Справедливості з огляду на мету, закладену в системі охорони прав на торговельні марки, приймати досить різні рішення. Так, наприклад, у справі «Wellness (Judgment of 15 January 2009, Case C-495/07, Silberquelle GmbH v. Maselli-Strick­mode GmbH)» суд визначився, що використання марки на товарах, що розповсюджуються безкоштовно, з іншими, не пов’язаними товарами, не є реальним використанням. А в іншому випадку в справі «Radetzky (Judgment of 9 December 2008, Case C-442/07, Verein Radetzky-Orden v. Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky)» суд вказав, що використання торговельної марки працівниками некомерційної організації на бейджиках під час надавання послуг цією організацію відповідає вимогам «реального використання».

Підсумовуючи, варто зазначити, що імплементація положень, передбачених Угодою про асоціацію між Україною і ЄС, у частині використання торговельних марок, з одного боку, надасть більше можливостей судам тлумачити положення «реального використання», а з іншого — збільшить кількість часу, наданого власникам торговельних марок, для повноцінного і належного започаткування і розвитку бізнесу з використанням зареєстрованих позначень. Тому сподіваємося, що такі зміни разом з адекватним судовим застосуванням приведуть систему охорони прав на торговельні марки у більшу відповідність до умов чесних і прозорих бізнес-практик.