Інтелектуальна власність: Гарантійний еталон

Іларіон ТОМАРОВ,
старший юрист та керівник практики інтелектуальної власності
МЮГ AstapovLawyers

Умова про гарантії в договорі — основний спосіб мінімізації ризиків при відчуженні виключних майнових авторських прав на твір

У книзі «Чорний лебідь» Нас­сім Талеб наголосив, що при виборі стратегії найважливіше — знати крайню межу ризику, тобто найгірший варіант розвитку подій, а не загальний прогноз. Прийняття бізнес-рішень вимагає, у тому числі, прогнозів щодо юридичних ризиків. Авторське право — яскравий приклад прихованих ризиків, поєднаних з можливістю стягнення компенсації за порушення, максимальна межа якої перевищує 60 мільйонів гривень за кожен факт порушення.

У межах однієї статті неможливо охопити всі ризики при передачі авторських прав, їхні можливі наслідки та варіанти мінімізації, тож розгляньмо типові наслідки та узагальнені способи їх зменшення, а також судову практику з цього питання.

 

Причини та наслідки

 

Причиною виникнення юридичних ризиків правочинів з розпорядження авторськими правами є те, що первинне виникнення авторського права не вимагає жодних формальностей щодо реєстрації чи депонування, тож будь-яка особа може видавати себе за справжнього автора оригінального твору.

Оскільки офіційного реєстру об’єктів авторських прав та їхніх правоволодільців немає, ніхто не може достовірно дізнатися про те, чи справді певна особа створила або набула виключні майнові авторські (ВМА) права на твір.

Найбільший ризик виникає у разі, коли особа, яка відчужує ВМА права, насправді не створила певний твір і не набула ВМА права на нього, але уклала з іншою особою договір про передачу ВМА, при цьому свідомо ошукавши контрагента щодо істотних обставин правочину, а саме: щодо наявності у неї ВМА прав на твір, які є предметом договору.

Найчастіше новий набувач ВМА прав дізнається про обман уже після того, як почне використовувати твір і отримає претензію або позов від справжнього суб’єкта ВМА прав. Інколи набувач може з доступних джерел самостійно дізнатися, що справжнім автором/власником прав є інша особа.

Придбання ВМА прав на твір у особи, якій вони не належать, може статися у таких випадках:

— відчужувач (автор твору або особа, яка набула ВМА права за договором) перед тим, як укласти договір про передачу прав з набувачем, уже передав цей самий обсяг прав на цей же твір іншому набувачу;

— відчужувач гарантував у договорі, що він є єдиним автором твору, але з часом з’являється інша особа, яка є його співавтором і яка не передавала набувачу свою частину ВМА прав на твір;

— відчужувач передає набувачу ВМА права на твори, створені в режимі службових, але при цьому не дотримано чітких критеріїв службового твору, а передача ВМА прав від працівників до роботодавця не оформлена належним чином;

— відчужувач гарантував, що твір є оригінальним і не містить запозичення з чужих творів, тоді як виявилося, що твір недостатньо оригінальний, адже складається з недопустимо великих частин чужих творів, на використання яких необхідно отримати дозвіл їхніх правоволодільців.

Наслідками придбання ВМА прав на твір у особи, якій вони не належать, можуть бути:

— визнання правочину недійсним, якщо доведено, що договір про передачу ВМА прав укладено під впливом обману (стаття 230 Цивільного кодексу (ЦК) України);

— застосування реституції (у цьому випадку набувачу немає чого повертати, адже він нічого не отримав, а відчужувач має повернути ­гроші);

— вимога про відшкодування збитків у подвійному розмірі та моральної шкоди, завданих обманом (стаття 230 ЦК України).

У випадку одержання позову про порушення авторського права відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України та Закону ­України «Про авторське право і суміжні права» при використанні твору. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України) — пункт 29 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17 грудня 2012 року.

Відповідач має довести, що він або отримав право на використання твору, або ж добросовісно вчинив усі необхідні дії для набуття такого права (уклав договір з нібито правоволодільцем), але через обман відчужувача не одержав необхідне право.

 

Ризикований проект

 

Докази, якими особа може підтвердити належність їй ВМА прав на певний твір, є доволі обмеженими (якщо відчужує автор — докази створення твору саме автором, якщо похідний суб’єкт — договір, за яким він отримав ВМА права від автора чи третьої особи), тому є основний та декілька допоміжних способів мінімізації ризиків при відчуженні виключних майнових авторських прав на твір.

Основний спосіб мінімізувати ризик придбання ВМА прав на твір у особи, якій вони не належать, — передбачити в договорі умови щодо гарантій.

Відчужувач прав надає набувачу гарантію щодо належності визначеного обсягу ВМА прав, який підлягає передачі за договором, а також зобов’язання відчужувача у випадку отримання набувачем претензії чи позову від третіх осіб стосовно ВМА прав на цей твір залагодити спір за власний рахунок та відшкодувати набувачу понесені у зв’язку з цим витрати.

Юридична природа інституту гарантійних зобов’язань у договірному праві пояснюється через відкладальну обставину (стаття 212 ЦК України), щодо якої сторонам невідомо, настане вона чи ні, але наслідки її настання можуть істотно вплинути на інтерес однієї із сторін договору. Саме тому сторони передбачають певні обов’язки для відчужувача, якщо настане обставина, що засвідчить порушення цією стороною гарантії законності правочину щодо передачі прав.

Наскільки умови гарантії охоплюватимуть можливі ситуації та ризики, настільки захищеним буде новий набувач ВМА прав. Саме тому інститут гарантій у сфері договорів про передачу ВМА прав «розквітнув» величезним різноманіттям умов і штрафів, а юристи тренуються у створенні так званих непробивних договорів. Тобто таких договорів, обов’язки сторін в якому забезпечені різноманітними видами штрафних санкцій та інших способів стимулювати сторону до виконання договору. Щоб не дати контрагенту простору для маневру за кожне, навіть невелике порушення, передбачена та чи інша форма покарання в цивільно-правовому розумінні, отже друга сторона має добре зважити всі «за» і «проти», перш ніж вдатися до порушення.

Що стосується судової практики, то на цей момент є лише декілька рішень, в яких суд застосував посилання на гарантії, тому не можна робити висновки про певну тенденцію в схваленні чи відмові від визнання гарантійних зобов’язань щодо дійс­ності ВМА прав. Утім, ці рішення зас­луговують на увагу та аналіз.

 

Про що говорять суди

 

У випадку, якщо набувач ВМА прав на твір отримує претензію чи позов від нібито справжнього правоволодільця, це і буде тією обставиною, яка запускає механізм гарантій. Далі всі питання спору повинен залагоджувати відчужувач за договором про передачу прав — за власний рахунок і без залучення набувача.

Якщо набувач ВМА прав усе ж таки став відповідачем у справі, то він має довести суду, що не знав і не міг знати, що автором певного твору є позивач, а не відчужувач, тим самим довівши відсутність вини у вчиненому порушенні прав автора. Саме такий підхід відображено в рішенні Київського районного суду м. Харкова від 7 серпня 2012 року у справі № 2018/1516/2012 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/28486133).

Інколи гарантія реалізується шляхом механізму регресу — спочатку набувач відповідає за вчинене порушення авторського права і відшкодовує автору збитки, а потім подає позов до відчужувача на підставі умови договору про обов’язок відшкодувати збитки, завдані порушенням гарантії, і стягує з нього понесені у зв’язку з цим витрати та збитки. У даному випадку важливо, щоб умови про гарантії діяли не лише протягом дії договору про передачу ВМА прав, а й щоб строк їхньої дії дорівнював строку дії самих ВМА прав, тобто впродовж усього життя автора і 70 років після його смерті.

Так, рішенням Господарського суду м. Києва від 5 грудня 2011 року у справі № 20/245 стягнуто всі збитки, понесені позивачем, оскільки через невжиття заходів щодо самостійного, за власний рахунок, врегулювання спору, який виник у межах іншої справи; надання гарантій відсутності порушення авторських прав, які у зв’язку з неіснуючими гарантіями були порушені, доведено причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою відповідача та заподіяними позивачу збитками (витрати, сплачені як компенсація за порушення авторських прав).

Також доведено наявність вини відповідача (він знав або повинен був знати про те, що ним не було укладено договорів з авторами творів або суб’єктами авторських прав, у зв’язку з чим порушені права останніх; відповідач свідомо не вжив заходів для самостійного врегулювання спору після пред’явлення позову до позивача; http://reyestr.court.gov.ua/Review/19887863). Це рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 30 січня 2012 року (http://reyestr.court.gov.ua/Review/21399829).

Юридична модель гарантій чинності ВМА прав має виконувати свою функцію як у ситуації, коли набувач просить змінити його на належного відповідача в особі відчужувача, який взяв на себе обов’язок вирішувати всі спори, у тому числі, брати участь у судових справах як відповідач, так і в ситуації, коли такі вимоги пред’явлені в порядку регресу.

Єдиний випадок, коли регрес не може застосовуватися, — якщо умови гарантії містять обов’язок набувача, у випадку отримання позову, негайно повідомити відчужувача про судове засідання, суть претензії та передати всі наявні матеріали. Якщо набувач не виконає цю вимогу, а натомість визнає в суді вимоги позивача, задовольнить його майнові вимоги і звернеться в порядку регресу за відшкодуванням — відчужувач зможе відмовити йому.

Інститут гарантій у договорах про передачу ВМА прав займає провідне місце серед умов таких договорів поруч з переліком прав, що передаються набувачу. Без належним чином викладених умов про гарантії такий договір схожий на кредитний договір на декілька мільйонів, який незабезпечений заставою нерухомого майна. Нехтування умовами про гарантію може мати наслідком як майнову відповідальність, так і репутаційні ризики.